2015年度中国法院10大知识产权案件详解之商标部分

一、民事案件

1.在后不动产项目标识侵犯在先不动产注册商标、易使相关公众混淆的，构成侵害商标权——广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司与江苏炜赋集团建设开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷再审案

【本案要旨】

  在先注册商标核定使用在不动产销售等服务类别上，若在后销售的不动产使用与在先注册商标相近似的标识，容易使相关公众造成混淆误认的，构成对在先不动产注册商标的侵犯，应承担禁止使用该标识、赔偿损失的侵权责任。

【基本案情】

  广州宏富房地产有限公司(简称宏富公司)拥有第1946396号和第1948763号 组合商标，分别核定使用在第36类“不动产出租、不动产管理”等以及第37类“建筑”等服务项目，后转让给广州星河湾实业发展有限公司(简称星河湾公司)。宏富公司经许可使用上述两注册商标，并有权以自身的名义提起侵权诉讼。宏富公司及其关联企业先后在广州、北京、上海等地开发以“星河湾”命名的地产项目，“星河湾”地产项目及星河湾公司先后获得多项荣誉。自2000年起，江苏炜赋集团建设开发有限公司(简称炜赋公司)在江苏省南通市先后推出“星河湾花园”、“星辰花园”、“星景花园”等多个地产项目，小区名称均报经南通市民政局批准。星河湾公司、宏富公司以炜赋公司在开发的不动产项目中使用“星河湾”字样，侵害其注册商标权并构成不正当竞争为由，提起诉讼。江苏省南通市中级人民法院一审认为，炜赋公司使用“星河湾花园”作为其开发的楼盘名称，未导致消费者对该楼盘来源产生混淆，不构成商标侵权。其主观上并无搭便车之故意，客观上也未造成消费者误认，亦不构成不正当竞争。遂判决驳回星河湾公司、宏富公司的诉讼请求。星河湾公司、宏富公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。江苏省高级人民法院二审判决驳回上诉、维持原判。星河湾公司、宏富公司仍不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审认为炜赋公司将与 “星河湾”商标相近似的“星河湾花园”标识作为楼盘名称使用，容易使相关公众造成混淆误认，构成对星河湾公司、宏富公司相关商标权的侵犯，故判决撤销一审、二审判决，判令炜赋公司在其尚未出售的楼盘和将来拟开发的楼盘上不得使用相关“星河湾”名称作为其楼盘名称，并赔偿星河湾公司、宏富公司经济损失5万元。

【典型意义】

  本案涉及到不动产销售等服务类别上注册商标的保护以及认定侵权后的责任承担问题，受到社会的广泛关注。最高人民法院再审判决明确，在商标权等知识产权与物权等财产权发生冲突时，是否判令当事人承担停止使用的法律责任，应当遵循善意保护原则并兼顾公共利益。本案中考虑到炜赋公司包含“星河湾”字样的小区名称已经民政部门批准，小区居民也已入住多年，且并无证据证明其购买该房产时知晓小区名称侵犯星河湾公司商标权，如果判令停止使用该小区名称，会导致商标权人与公共利益及小区居民利益的失衡，故不再判令停止使用该小区名称，但在尚未出售的楼盘和将来拟开发的楼盘上不得使用相关“星河湾”名称作为其楼盘名称。该案判决既在合法范围内维护了商标权人的利益，也避免了对社会公共秩序和公共利益造成不应有的影响和侵害，充分发挥了司法裁判的价值指引作用。

2.他人在原有范围内继续使用已具有一定影响的、于注册商标申请日前在先使用的商标的，不构成对注册商标专用权的侵犯——北京中创东方教育科技有限公司与北京市海淀区启航考试培训学校、北京市启航世纪科技发展有限公司侵害商标权纠纷上诉案

【本案要旨】

  他人在注册商标申请日前在先使用该商标，并在相关商品或服务上产生识别作用，具有一定影响、一定规模，且其使用商标的行为不存在过错，系在原有范围内的商标使用行为的，不构成对注册商标专用权的侵犯。

【基本案情】

  贵阳市云岩区启航英语培训学校于2003年取得第41类学校(教育)等服务上的“启航学校Qihang School”注册商标，并将给商标许可给北京中创东方教育科技有限公司(简称中创公司)独占使用。中创公司发现北京市海淀区启航考试培训学校(简称启航考试学校)及北京市启航世纪科技发展有限公司(简称启航公司)在共同运营的启航世纪网站、发放的宣传材料、名片、教材等上以及对外加盟行为中使用与涉案商标相近似的“启航考研”等标识，认为上述行为侵犯其享有的涉案商标专用权，遂诉至法院。启航考试学校成立时间为1998年，启航公司成立于2003年。 1998年至2001年间，启航考试学校编写了由中国人民大学出版社出版的各类考研书籍。启航考试学校及启航公司认为其系对自己在先登记使用并已有极高知名度的企业名称和字号使用，未侵犯中创公司享有的商标权。北京市海淀区人民法院及北京知识产权法院均认为，在“启航”商标的申请日，即2001年10月 18日之前，启航考试学校已经在公开出版的图书上使用“启航考研”字样并在公开媒体上发布“启航考研”招生信息，且已经具有一定规模，符合商标法第五十九条第三款的适用要件，不构成对注册商标专用权的侵犯。

【典型意义】

  商标法第五十九条第三款规定，他人在先使用并有一定影响的商标，注册商标专用权人无权禁止其在原有范围内继续使用，但可以要求附加适当区别标识。该条款系第三次修正商标法新增加的内容，司法实践中适用该条的案件尚不多见，理论上对具体的适用要件亦有分歧。本案对该条款的适用要件进行了充分的解析和梳理，对在先使用的时间点、有一定影响的判断以及原有范围等均做了详细论述，对于此类案件的审理具有借鉴意义。

3.在先商标独占许可使用权可对抗非善意第三人在后签订的商标使用许可合同——上海帕弗洛文化用品有限公司与上海艺想文化用品有限公司、毕加索国际企业股份有限公司商标使用许可合同纠纷上诉案

【本案要旨】

  在后的商标独占使用许可合同不因其签订在后而无效。在先的商标独占许可使用权可对抗非善意第三人在后签订的商标使用许可合同。

【基本案情】

  毕加索国际企业股份有限公司(简称毕加索公司)是 图形商标的商标权人。2008年9月8日，毕加索公司授予上海帕弗洛文化用品有限公司(简称帕弗洛公司)在中国大陆地区于书写工具类别上独家使用涉案商标，期限为2008年9月10日至2013年12月31日。2009年3月12日，该商标使用许可合同备案被国家工商总局商标局核准。2010年2月11 日，毕加索公司与帕弗洛公司约定商标使用许可期限在原契约基础上延展十年。2012年1月1日，毕加索公司与帕弗洛公司约定双方终止涉案商标使用许可备案，但双方关于该商标的其他约定不受影响。2012年2月16日，毕加索公司与上海艺想文化用品有限公司(简称艺想公司)签订《商标使用许可合同书》，约定艺想公司2012年1月15日至2017年8月31日期间独占使用涉案商标。帕弗洛公司认为毕加索公司与艺想公司的行为属于合同法所规定的“恶意串通，损害第三人合法利益”及“违反法律、行政法规的强制性规定”，向法院提起诉讼请求判令：毕加索公司与艺想公司签订的《商标许可使用合同》无效；两者共同赔偿帕弗洛公司经济损失100万元。上海市第一中级人民法院认为，系争商标使用许可合同系双方当事人真实意思表示，目的在于获取涉案商标的独占许可使用权，难以认定其有损害帕弗洛公司合法利益的主观恶意；商标法司法解释第三条第一项的内容是对商标法所规定的商标使用许可方式的定义，不属于强制性法律规范，系争合同的订立并未违反法律、行政法规的强制性规定。遂判决驳回帕弗洛公司的全部诉讼请求。帕弗洛公司、艺想公司均不服，提起上诉。上海市高级人民法院认为，毕加索公司与艺想公司在签订系争商标使用许可合同时，均知晓帕弗洛公司与毕加索公司之间已存在涉案商标独占使用许可关系，因而艺想公司并不属于在后被授权之善意第三人，但尚无充分证据证明艺想公司有加害帕弗洛公司的主观恶意，亦无证据证明毕加索公司与艺想公司间存在串通行为，故难以认定此种合同行为属恶意串通损害第三人利益之行为。但由于艺想公司不属于善意第三人，帕弗洛公司对涉案商标享有的独占许可使用权可以对抗在后的系争商标使用许可合同关系，毕加索公司实际上并未履行系争商标使用许可合同的义务，艺想公司不能据此系争合同获得涉案商标的使用权。故判决驳回上诉、维持原判。

【典型意义】

  本案二审判决明确，认定构成合同法规定的“恶意串通损害第三人利益”，不仅要证明被告主观上具有加害的故意，还要证明客观上具有勾结、串通的行为。本案中，在后的商标独占使用许可合同不因其签订在后而被认定为无效合同。但在先的商标独占许可使用权可以对抗非善意第三人在后签订之商标使用许可合同。本案二审判决对于明晰商标许可交易的市场规则具有知道意义，本案判决结果也为全国各地数十起关联案件的审理奠定了基础，对类似案件的处理具有较高参考价值。

二、刑事案件

4.明知实施假冒注册商标犯罪行为而销售伪造商标标识的，构成销售非法制造的注册商标标识罪——假冒调味品注册商标案

【本案要旨】

  假冒注册商标罪与销售非法制造的注册商标标识罪的界限在于前者侧重于假冒行为后者侧重为销售行为。行为人从非法制造商标标识的行为人处购得商标再贴牌销售的行为，本质上是假冒注册商标的行为，可构成假冒注册商标罪；明知他人从事假冒注册商标而出售的，对假冒注册商标行为起到了帮助的作用，属于知识产权犯罪的共犯，基于刑法单独对销售行为认定为犯罪，故上述行为应以销售非法制造的注册商标标识罪论处。

【案情摘要】

  2012年以来，被告人张盛为了制造假冒的调味品销售牟利，与被告人王渭宝电话联系，从王渭宝处购买未经授权非法制造的印有“南街村”商标的南德调味料包装袋10000套、印有“莲花”商标的莲花味精包装袋25000套。被告人张盛、邹丽先购买一般品牌的味精、鸡精，进行包装后冒充“太太乐”鸡精、“莲花”味精产品进行销售，后又自己配方，用食盐、味精、香料等制造调味品，冒充“南街村”调味料进行销售，销售金额达115565元。 2013年8月14日，湖北省襄阳市老河口市公安局对张盛、邹丽二人租住地方及租用的仓库进行了搜查，发现了大量的制假设备、原料以及假冒的“南街村”调味品、“太太乐”鸡精、“莲花”味精包装、商标标识。被告人张盛、邹丽所使用的“南街村”调味料、“太太乐”鸡精以及“莲花”味精外包装袋上均印制有与上述商标相同的商标标识。湖北省襄阳市中级人民法院一审认为，被告人张盛及邹丽未经“南街村”、“太太乐”和“莲花”商标的商标所有人许可，采用购买一般品牌的味精、鸡精，进行分装后冒充“太太乐”鸡精、“莲花”味精进行销售，并自己配方，制造调味品，冒充 “南街村”调味料进行销售，销售数额达115565元，均已构成假冒注册商标罪。被告人王渭宝销售了非法制造的“南街村牌”南德调味料包装10000套、 “莲花”味精包装袋25000套，其销售的两种注册商标标识数量在一万件以上，已构成销售非法制造的注册商标标识罪。故判决：一、被告人张盛犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑二年，并处罚金60000元。二、被告人邹丽犯假冒注册商标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金50000元。三、被告人王渭宝犯销售非法制造的注册商标标识罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。湖北省高级人民法院在依法纠正一审判决对王渭宝刑期计算错误的基础上，维持一审判决。

【典型意义】

  本案一审、二审均为实行“三合一”审判的知识产权审判庭审理，认定商标权利来源和法律状态的事实清楚，正确界定了“假冒注册商标罪”与“销售非法制造的注册商标标识罪”的界限，厘清了为假冒注册商标罪的主犯提供帮助的行为在何种情况下以共犯论处或者是独立构成犯罪。案件所涉法律适用问题具有典型意义和代表性，案件实体处理结果兼顾了加大打击知识产权犯罪力度与加强人权保障的知识产权刑事司法理念，充分体现出知识产权“三合一”审判的优势。